《商標法》沒有規定在先的企業字號不能作為商標注冊,《企業名稱登記管理規定》也沒有規定在先注冊的商標不能登記為企業字號,所以經工商部門核準登記的企業名稱,盡管名稱中的字號與他人的商標相同也不會構成商標侵權。因為,對于企業名稱登記行為來說,登記行為并非是《商標法》所規定的使用商標的行為,故此行為本身并不構成侵犯注冊商標專用權。但是,如果他人的商標是馳名商標,或者企業名稱中與他人注冊商標相同字號的不規范使用,可能使消費者對商品或服務來源產生混淆,這種情況下的使用將會涉嫌構成商標侵權或者不正當競爭行為。
如“皇城老媽”文字與圖形組合商標的所有人是成都市皇城老媽酒店有限公司,核定類別為分類表原42類,核定服務項目為餐館等(“皇城老媽”商標1998年、2000年被認定為成都市和四川省著名商標,2004年被國家工商總局認定為“中國馳名商標”)。但是,于2001年成立的“北京皇蓉老媽火鍋店”在其店面外懸掛一個大型燈箱廣告,燈箱上突出使用“皇蓉老媽”文字,且“皇”、“老”、“媽”文字的字體與“皇城老媽”(美術字體)注冊商標的字體完全相同。
成都市皇城老媽酒店有限公司于2002年6月向北京市第一中級人民法院提起訴訟,訴北京皇蓉老媽火鍋店侵犯其“皇城老媽”商標專用權。北京市第一中級人民法院審理認為:
設告在經營潔動甲早a吸使用的“皇蓉老媽”字號與原告的注冊商標僅一字之差,且字體一致,并同屬餐飲業的經營者,故在普通消費者施以一般注意力的情況下存在混淆的可能。被告在燈箱上雖未表明“皇蓉老媽”是其服務商標,但從被告在對外宣傳中凸顯該字號的使用方式及該字號在實際經營活動中所起的作用來看,它已經足以實現商標所具有的區分服務來源的功能,構成了商標法意義上的使用,被告的這種使用行為會使消費者對原告和被告的服務來源產生誤認,由于原告和被告的經營范圍相同,被告的字號與原告的注冊商標相近似,構成對原告合法享有注冊商標專用權的侵害。北京一中院于2002年11月13日判決被告停止使用“皇蓉老媽”標識,賠償原告經濟損失。
判決還明確:
被告于2001年6月6日經核準取得“北京皇蓉老媽火鍋店”的企業名稱,并辦理了營業執照,原告的“皇城老媽”(圖文組合)商標注冊于1994年10月。故原告對“皇城老媽”(圖文組合)商標享有的專用權是一種合法在先權利。企業名稱的登記行為本身并不構成侵犯注冊商標專用權。如原告的商標為馳名商標,或被告使用企業名稱的行為有可能使消費者對服務的來源產生混淆,并給原告的經營權造成損害,在這種情況下,被告的行為應構成不正當競爭。
因此,雖然企業名稱中的字號與他人的注冊商標相同,并不構成商標侵權,但企業在實際使用中應使用企業名稱的全稱,才是企業名稱的規范使用。所謂全稱就是營業執照上企業名稱后面的全部文字,如“成都市皇城老媽酒店有限公司”就是企業名稱的全稱。單獨或突出使用企業名稱中的字號時,如該企業名稱中的字號同他人的注冊商標相同,且屬同地區、同行業,如本題例舉的“皇蓉老媽”,則將構成商標侵權或者涉嫌不正當競爭。如前面第128題講到,“祥和”是他人在床上用品和布藝等商品上在先注冊的商標,某企業將“祥和”登記為自己的企業字號,如成立四川祥和布藝有限公司,在產品和廣告宣傳及商業文書上、發票上單獨或突出使用“祥和布藝”,則將構成商標侵權?赡苡械钠髽I會認為我使用這么久,也沒有誰投訴我,但應注意的是,你的這種使用始終存在風險,他人不告你則罷,如向工商部門投訴,或是向法院提起民事訴訟,那是一告一個準。再如蕪湖某自然人將“傣妹”注冊為餐飲服務類的商標,且“傣妹”連鎖火鍋已遍布南京、蘇州、揚州等地。而無錫某酒店在將“傣妹”作為企業字號登記后,又在其店面以及宣傳上突出使用“傣妹”文字。于是,“傣妹”商標注冊人向法院起訴無錫某酒店,2004年3月26日,無錫市中級人民法院判決:
無錫某酒店停止突出使用“傣妹”字樣進行經營、銷售、宣傳的行為,并賠償。
所以,企業應了解商標法規和不正當競爭的有關規定,預防和控制風險。